从一则案例谈如何界定涉外定牌加工贸易中的商标侵权

敬丽华常州纺织服装职业技术学院

随着中国改革开放和全球经济一体化进程的加快，国际分工呈现出以产业链为基础生产的强劲趋势。在这一发展进程中，中国依靠质优价廉的劳动力比较优势，推动了加工贸易的发展，然而因涉外定牌加工而引发的商标侵权贸易摩擦也呈多发态势，引起了人们的普遍关注。本文以无锡艾弗国际贸易有限公司鳄鱼商标侵权纠纷案为例，依据2014 年5 月1 日实施的《商标法》，对服装定牌加工贸易中商标侵权行为进行分析。

一、案情介绍

2009 年12 月2 日，无锡艾弗国际贸易有限公司与韩国艾弗公司签订了一份《加工合同》，由无锡公司加工一批女士牛仔裤，数量3500条，单价11.3美金。此前，无锡艾弗公司一直从事服装定牌加工业务，并且多年接受韩国艾弗公司、韩国亨籍公司的委托订单，加工经（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据订单全部出口至韩国，在中国国内不进行任何销售。2010 年2 月10 日，无锡艾弗公司收到上海海关作出的《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知其在上海外高桥港区海关报关出口的棉制梭织女士牛仔裤涉嫌侵犯香港鳄鱼恤有限公司所拥有的“crocodile”注册商标专用权，海关已暂扣该批女士牛仔裤。无锡公司收到告知书后随即向海关提出异议,并在2010 年3 月17 日向浦东法院提起诉讼，请求法院确认其不侵犯香港鳄鱼恤公司的注册商标专用权。据悉，香港鳄鱼恤有限公司上世纪80 年代初开始进入大陆开展业务并成功注册了25类“CROCODILE”商标。时至今日，香港鳄鱼恤公司依然是鳄鱼商标在中国大陆的唯一合法拥有者。

法庭上，无锡艾弗国际贸易有限公司（简称原告）认为，牛仔裤上使用的“Crocodile”及图商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托原告在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国。这种外有注册商标、全部销售在外、国内仅仅贴牌、并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。同时，由于香港鳄鱼恤有限公司（简称被告）向海关发函认为涉案女士牛仔裤侵犯其“crocodile”注册商标专用权，导致该批牛仔裤被海关扣留而无法按时出口至韩国，加工合同无法正常履行，给原告造成了经济损失，这个损失也应由被告赔偿。

而被告则坚称， 其是“CROCODILE”商标在中国是唯一合法拥有者，原告在韩国获得的注册商标专用权并不能成为在中国使用的依据，且原告所谓的“未销售”并不代表“不使用”，在商品或服务上标注商标就是一种“使用”，所以被告请求海关扣货是合法合理的。

浦东法院审理后认为，首先，原告无锡艾弗国际贸易公司的行为属于接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工行为，被告香港鳄鱼恤公司称原告可能在中国市场上销售涉案牛仔裤，但没有提出相应证据，不予采信。其次，原告在加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，原告并无侵权的主观故意和过错。再次，商标依附于商品，只有使用在商品上并投入市场后，才能发挥其功能，体现其价值。原告定牌加工的涉案牛仔裤全部发往韩国，不在中国境内销售，涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，也未对被告造成影响及损失。因此，原告的定牌加工行为不构成对被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。

二、案情分析

(一) 什么是法律意义上的商标使用？

商标使用是认定侵权行为的事实标准，在商标侵权纠纷案件处理实践中具有十分重要的意义。因此，商标使用为各国商标立法所重视，通常要设专门条款对商标的使用做出明确规定。我国2014 年5 月1 日起施行的《中华人民共和国商标法》第48 条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。新旧《商标法》对比，增加了“用于识别商品来源的行为”的规定，可见，新《商标法》明确了商标使用不仅仅是在商品上标注商标，还需具有识别商品来源的作用，如只是标注商标，没有进入到流通环节，出口加工方的消费者与加工产品没有任何接触，商标就不能发挥让消费者识别的作用，这种情况下的商标标注行为并不是现行商标法规定的法律意义上的商标使用，也不会给国内商标权人的现实利益造成损害或带来潜在的危害，就不会构成对国内商标权的侵犯。如上述案例中，无锡公司在销往韩国的加工商品上标注委托方定牌商标的行为就不是商标的使用，法院正是基于这一点作出不侵权的判决。

（二）如何认定商标标注与商标使用的关系？

服装定牌加工贸易中，加工方在产品上标注商标的行为什么时候是商标使用；什么时候不是商标使用，应视具体情况而定。通常，加工方标注商标的行为有以下四种表现形式：一是，委托方在加工产品的销售地有商标权或商标使用权，与国内的加工方签有定牌加工的委托合同，定牌加工的产品全部销往国外，在这种加工生产过程中，产品标注商标的行为起不到识别商品来源的作用就不是法律意义上的商标的使用，也不会给国内相同的注册商标带来侵犯，因此，不构成侵权；二是，委托方在加工产品的销售地有商标权或商标使用权，与国内的加工方签有定牌加工的委托合同，按合同约定，定牌加工的产品全部销往国外；但加工方违反规定擅自把贴有定牌商标的产品在国内销售，或将委托方因产品质量原因拒收和退回的贴牌商品在国内销售，这种情况下，商标的标注就应视为商标的使用，因为加工方的行为会给国内相同或相似的注册商标造成侵害，应认定加工方侵权；三是，委托方不具有商标权或商标的使用权而擅自委托加工方生产产品，加工方也没有尽到对委托方定牌商标审查的义务，接受委托代为加工生产，这种商标标注行为也是对商标的不合法使用，应被认定委托方和加工方共同侵权；四是，加工方伪造委托定牌加工合同，冒充定牌加工，在其生产的产品上贴有与国内相同或相似的商标，是对国内注册商标的非法使用，这也构成侵权。

（三）海关扣押出口货物的法律依据是什么？

从现实情况来看，我们能发现，我国服装涉外定牌加工贸易中商标纠纷案件频发与海关的知识产权保护监管措施不无关系，从引起社会广泛争议的“NIKE”商标侵权案到被认为明确合法定牌加工，给对外加工贸易企业带来重大利好的鳄鱼商标侵权纠纷案，都有海关的介入。海关对出口加工产品扣押的依据是2010 年4 月1日起施行的《中华人民共和国知识产权海关保护条例》中的第12条规定：知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。可见，中国海关对出口货物承担与进口货物相同的强制性的知识产权保护义务，但这种规定与WTO《与贸易有关的知识产权协议》（简称TRIPS 协议）是不一致的，TRIPS 协议第51 条要求，“成员有合法理由怀疑假冒商标的商品或盗版商品的进口可能发生的权利持有人，能够向主管的司法或行政当局提交书面申请，要求海关中止放行该商品进入自由流通。………成员也可以对于意图从其他区域内出口的侵权商品，由海关当局中止放行”。依照此项规定，明确指出TRIPS 协议成员国（地区）必须对有侵权嫌疑的进口商品进行查扣，但对出口商品只是提可以设置临时措施，并没作强制性规定。美国作为TRIPS 协议的发起国之一，也没有把对出口货物的盘查、扣押放到其本国的《知识产权海关保护条例》中，英国、东南亚诸国、韩国、印度等国也都没有这样的规定，中国对进出口货物执行相同的强制性保护在世界范围内来看也是罕见的，是对知识产权的过度保护。知识产权的保护不仅是法律问题，也是经济问题，这种超标准的保护不符合目前中国的经济发展水平，不利于保护服装出口加工企业的经济利益。我国《民法通则》的142 条第2 款规定：“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的除外”。我国在加入WTO 组织时未对TRIPS 协议第51条声明保留，因此，依照民法通则的规定，海关在处理服装涉外定牌加工贸易中有关商标侵权纠纷案件时，应优先参照TRIPS 协议第51 条的规定，即我国海关可以拒绝香港鳄鱼恤有限公司提出的扣押发函申请，给予出口加工产品放行；如香港鳄鱼恤有限公司认为无锡公司有侵权其注册商标的嫌疑，可以通过司法途径解决。

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